Ação De Nulidade E Suspensão Da Marca E Patente

III. A AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E PATENTE

3.1. Considerações Preliminares

Feita uma breve introdução sobre o conceito de propriedade intelectual e industrial bem como as considerações sobre o INPI, passaremos adiante e analisaremos minuciosamente o objeto do presente estudo.

A ação de nulidade no âmbito do direito da propriedade intelectual tem como objetivo principal desconstituir concessões de patentes e registros de marcas que tenham sido concedidos pelo INPI em desacordo com as determinações legais. A nulidade operar-se-á com efeitos ex tunc, retroagindo à data do depósito do pedido de acordo com os artigos 48, 112, § 1º, e 167 da LPI.

As disposições concernentes à ação de nulidade de patentes (que são extensivas aos desenhos industriais, por determinação do art. 118 da LPI), constam nos arts. 56 e 57 , enquanto que as relacionadas a registros de marca estão nos arts. 173 a 175 , todos da LPI.

O autor ou requerente da ação de nulidade deverá instruir a petição inicial da ação com prova da concessão, ao réu, do título ali impugnado, mediante cópia do certificado de registro ou da carta-patente. Na hipótese de que ainda não tenha sido expedido o título de propriedade por parte do INPI, ainda assim a ação poderá ser proposta, mediante prova da concessão do registro da marca ou da patente por meio de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI), ou, alternativamente, de certidões emitidas pelo INPI atestando tal fato.

A sentença proferida na ação de nulidade tem carga principalmente desconstitutiva e mandamental, uma vez que, desconstituído o direito, o INPI deverá tomar todas as medidas administrativas necessárias para que o título deixe de produzir todos os seus efeitos. Além delas, referida ação também tem forte carga declaratória, eis que, para desconstituir, é necessário declarar.

Nesse aspecto, é importante ressaltar que não se pode desprezar a intenção do legislador na redação dos artigos referentes à matéria. Em primeiro plano, conforme mencionado alhures, o art. 174 da LPI dispõe que "prescreve em cinco anos a ação para declarar a nulidade do registro (...)". É válido notar que a lei não faz qualquer qualquer menção às expressões anular ou anulação. E mais, para indicar a produção de efeitos ex tunc, próprios da declaração de nulidade, dispõem os artigos 48 e 167, respectivamente: "a nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido" e, "a declaração da nulidade [do registro] produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido."

É nítido, portanto, que há uma clara intenção do legislador em reforçar a natureza declaratória da decisão ou, se não isso, no mínimo a produção de efeitos ex tunc que se outorga à decisão.

Neste diapasão, citamos ainda o art. 165 da LPI que dispõe que "é nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta lei". Ou seja, declarando-se, depois, que o registro não foi validamente expedido, porque em desacordo com as disposições legais, é por óbvio, como se ele nunca houvesse existido.

A LPI, portanto, definiu que o registro expedido em desacordo com a lei é nulo, e, assim, deve ser declarado em decisão que automaticamente retroage à data do depósito do pedido.

A eficácia da sentença de nulidade é erga omnes e não somente entre as partes, motivo pelo qual, após a declaração de nulidade do título, não só o autor da ação será beneficiado dos efeitos da nulidade, mas toda a coletividade.

3.2. Da Competência

A palavra competência é derivada do latim competentia, de competere (estar em gozo ou no uso de, ser capaz, pertencer ou ser próprio) e possui, na técnica jurídica, uma dupla aplicação: tanto significa a capacidade, sentido de aptidão, pela qual a pessoa pode exercitar ou fruir um direito, como significa a capacidade, no sentido de poder, em virtude do qual a autoridade possui legalmente atribuição para conhecer de certos atos jurídicos e deliberar a seu respeito.

No primeiro caso, a competência revela a faculdade que é assegurada por lei, para que se possam exercitar direitos, autorizando a prática de todos os atos defensivos dos mesmos, ou necessários para mantê-los.

No segundo caso, significa o poder que outorga à pessoa ou instituição, autoridade jurisdicional para deliberar sobre determinado assunto, o resolvendo segundo as regras ou os limites que a investem nesse mesmo poder.

A competência judiciária é aquela que se funda, ou de que se gera o poder de julgar, dando, assim, autoridade jurisdicional ao juiz ou ao tribunal para que possa conhecer o processo, instruindo-o e o julgando.

A competência para julgar as ações de abstenção de uso, reivindicatórias e/ou indenizatórias fundadas em registro de marca ou patentes é da Justiça Estadual. Trata-se, com efeito, de hipóteses não elencadas na competência das chamadas Justiças Especiais (Justiças Militar, Eleitoral e do Trabalho) e no rol do art. 109 da Constituição Federal de 1988, pressupondo-se que o utente não seja nenhuma das pessoas arroladas no respectivo inciso I, que versa sobre os casos de competência da Justiça Federal.

“Artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.”

A Justiça Federal é competente para o julgamento da ação de nulidade de registro de marca e patente, devendo o INPI intervir no feito quando não seja o próprio autor. A nova Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) é expressa nesse sentido.

Vejamos:

“Artigo 57: A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.”

“Artigo 175: A ação de nulidade de registro será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.”

No que se refere à competência territorial, a ação deve ser proposta na seção judiciária onde tiver